Patent Monitoring and Workflow

■グローバル時代の特許ウオッチングと 情報ワークフロー設計の基礎
RWS社 2020/08/21 セミナー資料

海外特許のSDI(定期配信) 及び 経過情報監視と
ワークフロー設計の基礎

■動画
導入パート : https://youtu.be/hZapGAfhgqI
part1　: https://youtu.be/D3Gg3qZ765o
part2,3: https://youtu.be/_O2ZQA-_9MU
　
---関連動画等------
■関連動画－海外SDI検索式の作成　ポイントと実例　
https://youtu.be/bXfUFVEVhLs

■人気動画「ここで差がつく！意外と知らない調査の基本」
（第３回）知財実務オンライン
https://youtu.be/mb_9luiL-3k

■酒井 Facebook (週１～２回 ライブ配信があります)
https://www.facebook.com/sakai.misato

■YouTubeチャンネル
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■弊社ブログ
http://blog.1smartworks.com/

Transcript

1. グローバル時代の特許ウオッチングと 情報ワークフロー設計の基礎 2020/08/21　スマートワークス株式会社　酒井美里
2. 自己紹介 知的財産本部 　出願権利化部門（中間処理） 調査子会社 ・液晶、半導体、光学レンズ など 特許検索競技大会 第１回優勝 特許情報普及活動 功労者表彰 特許庁長官賞 第３版 好評発売中 1991 2005 2007 2010 2018 2020
3. 1. SDIとは 2. 海外特許ウオッチング（SDI）の設計方法 3. SDI結果の評価と監視のワークフロー 4. 問題特許が権利化されたら？－無効化・無力化のための情報収集 もくじ
4. 特許ウオッチング／ＳＤＩは関係者の多いワークフロー ・滞留・ストップは「実施していないのと同じ」 ・「やるべきこと」と「やった方がよいこと」を混同しがち やるべきこと ＆ 確実に回るか　の見極め ・誰が実施するか　／　見直しのタイミング ・繁忙期に破綻しないワークフロー 最初にまとめ
5. Selective Dissemination of Information 　の略 「選択的情報配信」 関心のある「技術用語」や「特許分類」「企業名」「発明者」等を あらかじめ登録しておき、その条件にあった公報が発行されたら、 定期的に情報配信できるよう設定。定期的に新規公報の監視を行うこと。 ＳＤＩとは？
6. 他社問題特許（権利情報）の早期把握と対応策検討 侵害の可能性を未然に回避　　　他社特許の権利範囲の減縮や無効化の準備 刊行物提出(情報提供)　／　無効審判、鑑定取得　／　ライセンスの検討 最新技術情報の入手 特定分野の最新動向の把握　／　　競合他社の研究開発状況の把握 研究開発のヒント　／　マップの更新　　など ＳＤＩの目的
7. （本セミナーでの）用語定義 ＳＤＩ あらかじめ抽出条件を設定し、 条件に該当する新規発行公報（公開／登録）を 定期的に確認すること (出願の)監視 ＳＤＩや先行資料調査、侵害予防調査等で抽出された 注目出願（要注意特許）を対象に、 審査請求の有無、審査の進展、登録の有無･･･などを 継続的に監視すること。他社特許対策。
8. ＳＤＩと出願の監視 単発（スポット）調査 ・技術動向調査 ・侵害予防調査 定期配信化（SDI） 最新情報の入手 注目出願の把握 継続的に監視 ・審査請求 ・特許査定 ・権利維持状況
9. １.海外特許ウオッチング（SDI）の設計方法 グローバル ／ withコロナ時代の特許ウオッチング ・海外特許のウオッチングはそもそも必要？ ・テレワークが増えた今、注意点はある？ ・検索条件作成に漠然とした不安が･･･
10. １.海外特許ウオッチング（SDI）の設計方法 ・製造・販売／サービス提供、すべて国内で完結 ・事業上競合するのは国内企業のみ。 ・海外に有力な競合企業があるが、 　その企業は 殆どの発明を日本にも出願している 海外特許のウオッチングは必要？ ひとつも当てはまらない場合 海外特許ウオッチング、検討されてはいかがでしょう？
11. １.海外特許ウオッチング（SDI）の設計方法 ＳＤＩ～監視は 知財リスクを回避する活動 発見 対策 管理 研究チーム、設計部門と知財担 当が連携し、 問題特許を確実に「発見」 発見した要注意特許に、 タイムリーで的確な「対策」を実 施 継続的なウオッチングと対策に より、重要特許をしっかりと 「管 理」
12. １.海外特許ウオッチング（SDI）の設計方法 基本的なワークフローの一例 SDI 新着公報配信 評価 ランク・メモ等 要注意案件 判定 要注意案件 判定 対策検討 対策管理 研究・開発・設計 ウオッチング ・経過監視 対策情報の共有 ・判断結果 ・対応の内容 ・ランク変更 評価は進んでいるか？ 滞留はないか？ 知財部門 経過監視の滞留はないか 情報共有できているか 定期的見直しができているか 滞留はないか？ 情報共有できているか？ ＳＤＩ設定自体は難しいことではない。滞留せず情報共有できる仕組み作りが重要。
13. １.海外特許ウオッチング（SDI）の設計方法 ・商用データベースに予め検索条件・配信頻度を登録しておく ・無料データベースの検索条件を記録。手動で定期的に検索する ・検索～データ作成を特許事務所や代行業者に依頼 　メールや郵送等で情報を受信する　　　　等 ＳＤＩ配信の主な方法 上記は「検索～出力」の方法です。出力に続いて「配信・回覧」を行います。 紙出力＆物理的な回覧にも根強い人気がある一方、テレワークの広がりで 「紙の回覧」が機能しなくなっている場面もあります。 今後はデータを利用した回覧・評価を積極的に検討したいところです。
14. １.海外特許ウオッチング（SDI）の設計方法 ・ＳＤＩの評価担当が繁忙。評価が滞留してしまった ・部門評価を行っているが、知財部門との情報共有が十分でない ・経過監視の滞留があり、問題特許の登録を見逃してしまった ・開発方針の変更、新商品上市、旧商品の終売などがＳＤＩ条件、 　既知公報の評価に反映されていない ・年々業務量が多くなっている気がする（そして実際に増えている） 情報ウオッチング（国内・海外）で起こりがちな問題点 「人（滞留）」「情報共有」「情報更新」で問題が起こりやすい。
15. １.海外特許ウオッチング（SDI）の設計方法 みなさんに質問です 最近、侵害予防調査をしたのはいつですか？ その時、何件くらいの公報を確認しましたか？ （業種や対象製品で 差があると思います） 最近調査していない場合は「感覚値」でどうぞ！ 人（滞留）の問題　と　ＳＤＩの設計
16. １.海外特許ウオッチング（SDI）の設計方法 それでは 先ほどの「公報の件数」を 1,000で割ってください。 この数字がベンチマークです。 人（滞留）の問題　と　ＳＤＩの設計
17. １.海外特許ウオッチング（SDI）の設計方法 20年×50週/年=1,000 ベンチマーク　＝　 侵害予防調査と同程度の検索条件を ＳＤＩ設定した場合の　毎週の配信件数。 例）侵害予防調査＝3000件　⇒　SDI = 3件/週 人（滞留）の問題　と　ＳＤＩの設計
18. １.海外特許ウオッチング（SDI）の設計方法 ＳＤＩの定期配信数が多いと 滞留する可能性が高まる 仮に繁忙期などで１ヶ月程度評価が滞留しても 後でリカバリーできる件数がおすすめ たとえば週平均３件の配信も、侵害予防調査3000件相当 長い目で見ると広い範囲をカバーできているものです。 人（滞留）の問題　と　ＳＤＩの設計
19. １.海外特許ウオッチング（SDI）の設計方法 「やるべきこと (must)」と 「やった方がよいこと (better)」に着目 特に「これからＳＤＩ活動を始める」「これまでの条件を見直す」方におすすめ。 最初は「must」の範囲に絞って条件設定してみてください。 「better」の内容については、ワークフローが回るのを見極めてから徐々に追加し た方が、破綻が起こりにくいです。 検索条件設定のポイント
20. １.海外特許ウオッチング（SDI）の設計方法 ・製造、販売をしている国　(must) ・強力な競合他社の本拠地で、その企業が多 くの出願をしている国 (must / better) ・今後の市場として注目している国 (better) ※上記は選択基準の一例です。実際の検索条件作成においては、事業状況 等を鑑みて個別にご判断をお願いします。 どの国を選択するべきか - 選択基準の例
21. １.海外特許ウオッチング（SDI）の設計方法 ・新たにSDIを始めるなら「普段使っているDB」慣れた ものでスタート ・対策管理(経過情報管理)の件数が増えた時は、 SDI／経過監視機能のあるDBもおすすめ ・テレワークが増えている現在、データ配信による回 覧・評価のフローを検討したい ※上記は選択基準の一例です。実際の検索条件作成においては、事業状況等を鑑みて 個別にご判断をお願いします。 どんなデータベース（DB）を使う？
22. １.海外特許ウオッチング（SDI）の設計方法 データベース(DB)は公報単位？出願単位？それとも ファミリー単位？ ・ファミリー単位　⇒ 最初の公報発行国だけがヒットし、２国目以 降がヒットしない可能性あり。２カ国以上をウオッチする場合、第 ２国目以降を監視できるか？を確認しておく ・公報単位／出願単位　⇒ 各国公報それぞれが検索にヒットす る良さがあるが、毎回の配信数が増える、同じような公報を何度 か見ることになる、といったデメリットもある 検索条件設定のポイント　(１) 「データの持ち方」を確認する
23. １.海外特許ウオッチング（SDI）の設計方法 ・検索条件（キーワード）は英語を主体にするケースが多 い。データ収録があれば、他の言語も併用。いずれにし ても「外国語」 ・要約のみの国、現地語から機械翻訳の国もある ・「自然語キーワード以外」の検索キーも検討。特許分 類、会社名など。 ・国によって特許分類が異なる　（IPC／CPC） 　 検索条件設定のポイント (２)　検索と言語
24. １.海外特許ウオッチング（SDI）の設計方法 ・研究テーマ／事業内容　が変わった ・新規参入企業が現れた ・特許分類が大きく変わった　　　　など 検索条件はいつ見直す？ Must の範囲を監視できているか？ 従来の調査範囲の重要度が、Betterにランクダウンしていないか？
25. １.海外特許ウオッチング（SDI）の設計方法 検索例１：果物・果菜類を収穫する機械装置 上記「1591件」は2019年分の件数。50週で割ると 約32件/週。（およその配信件数把握がおすすめ） この検索例の国別内訳では中国特許が 90％超。 分野差はあるが、近年の海外特許 SDIでは中国特許が数多く配信される傾向がある。 国別件数内訳 2019年発行件数 (nftxt = "Orange" OR nftxt = "Fruit" OR nftxt = "Grape") AND (nftxt = "Picking Machine" OR nftxt = "harvesting machine" OR nftxt = "A01D46") or (ipc = "A01D46/26" OR ipc = "A01D46/22" OR ipc = "A01D46/24")
26. １.海外特許ウオッチング（SDI）の設計方法 検索例２：自動運転技術全般 国別件数内訳 2019年発行件数 「8644件」は2019年分の件数。50週で割ると 約180件/週。 国別では中国が50％超、米国40％弱。毎週配信チェックするには、少々厳しい件数かもしれない。 ((ctxt = "self-driving" OR ctxt = "autonomous" OR ctxt = "robotic") AND (ctxt = "car" OR ctxt = "vehicle")) OR (cl = "B60W30/14" OR cl = "B60W50/14")
27. １.海外特許ウオッチング（SDI）の設計方法 SDI設計時に考慮したい点　－検索例から－　 誰を配信対象にするか　－　関心を持てる公報の配信　 例えば「部門全体」か「課・チーム単位」で配信するか、を検討する。 部門全体なら、検索条件の数は少なくシンプルになりやすいが、配信公報数が増えがちであ り、無関係な公報が回ってくると見られる可能性もある 課・チーム単位では、検索条件の管理が増えやすいが、配信公報数は少なく、無関係公報の 配信もある程度抑えられる。 適切な条件設定　－　もし大半が中国語公報だったら？ 近年、中国でのビジネス展開が重要度を増すのに伴って、 SDI対象に中国特許を加えるケー スも増えているが「毎回の配信の大半が中国公報」といった状況も起こりがちである。「 Must」 と「Better」について、慎重に考えたいところ。 また何れの国を選択した場合も、公報原文は日本語以外となる。なるべく滞留を起こさせな い、技術部門にとって負担の少ない配信方法を検討したい。 評価・チェックの方法　－　出勤率調整が実施されるとしたら　 ＳＤＩ活動には評価と情報共有が欠かせない。 とりわけ恒常的に出勤率調整を行っている場合は、本来業務が優先されＳＤＩが滞留する可 能性も考えられる。在宅勤務時や隙間時間でも簡単にチェックができるデータ配信方法や、 技術者にとって容易に評価できるチェック項目、また、クラウドサービス等を利用した情報共 有を検討する時期なのかもしれない。 １ 2 3
28. ２．SDI結果の評価と監視のワークフロー
29. ２．SDI結果の評価と監視のワークフロー 基本的なワークフローの一例　（再掲） SDI 新着公報配信 評価 ランク・メモ等 要注意案件 判定 要注意案件 判定 対策検討 対策管理 研究・開発・設計 ウオッチング ・経過監視 対策情報の共有 ・判断結果 ・対応の内容 ・ランク変更 評価は進んでいるか？ 滞留はないか？ 知財部門 経過監視の滞留はないか 情報共有できているか 定期的見直しができているか 滞留はないか？ 情報共有できているか？ ＳＤＩ設定自体は難しいことではない。滞留せず情報共有できる仕組み作りが重要。 監視
30. ２．SDI結果の評価と監視のワークフロー SDI結果の評価項目（例） 評価項目の例 評価指標の例 自社製品／自社技術との関連度 製品に関連、開発中技術に関連、将来のシーズとして検討中　 等 自社ビジネスへの影響度 主力製品に関連、その他製品に影響、将来的に影響の可能性、 開発テーマのみ　　等　 回避容易性 回避困難・代替技術なし、　回避困難だが代替技術あり（コスト アップ）、　回避は可能　等 出願人との関連 関係良好、特記事項なし、ライセンス有、要注意　等　 上記は評価項目の例です。（上記以外の項目も考えられます） 項目が増える分、ワークフローが滞留しやすい傾向が見受けられます。
31. ２．SDI結果の評価と監視のワークフロー 他社特許の法的状況を監視し、状況に応じた対応策をとる。 監視（経過監視）の目的 経過監視対象の例 監視目的の例 審査請求 権利化の意志を確認。無効化の検討。回避の検討。 補正・訂正 抵触性の評価。回避の要否検討。 特許査定 権利範囲の確認。回避の要否検討。無効化の検討。 生死確認 権利消滅後は実施（製造・販売）可能 分割・国内優先・ 一部継続(米国)等 親子・関連出願の把握
32. ２．SDI結果の評価と監視のワークフロー 海外特許を対象とした経過監視のポイント 特許制度は国ごと。 経過のポイントや用語にも細かな差異。 対象国の監視対象項目（経過項目）把握 主要経過項目を自動振分けできるDBもある 無料利用では欧州特許庁のカテゴリーも便利 (INPADOC イベントカテゴリー)
33. ２．SDI結果の評価と監視のワークフロー INPADOCイベントカテゴリー　(欧州特許庁) 原文　https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/first-time-here/legal-event-data/inpadoc-classification-scheme.html A Application filing 出願書類 H P right cessation 権利の停止 S Information on licensing and similar transactions ライセンス及び同様の取引の情報 B Application discontinuation 出願中止 K IP right revival 権利の復活 T Administrative procedure adjustment 行政手続の調整 C Application revival 出願の復活 L IP right review request 権利レビューの申請 U Payment 支払い D Search and examination 先行資料調査と審査 M IP right maintenance 権利の維持 V Appeal 審判 E Pre-grant review request 事前許可レビューの申請 P Re-publication of document after modification 変更後のドキュメント再発行 W Other その他 F IP right grant 権利を付与 Q Document publication 公報発行 Y Correction and deletion of event information イベント情報の修正と削除 G Protection beyond IP right term 権利期間の延長 R Party data change 出願人データ変更 Z Classification pending 分類を保留中
34. ２．SDI結果の評価と監視のワークフロー INPADOC イベントカテゴリーの表示例（Espacenet）
35. ２．SDI結果の評価と監視のワークフロー 要注意案件の対策管理と監視のポイント 業務形態に合わせよう 他社の成功事例が自分たちに 合うとは限らない。業務形態に 合わせてスムーズに配信できる 方法を考えよう 部門間の情報共有 他社要注意案件の対策を蓄積 するとともに、関連部門とのリス ク認識共有 滞留は敵 チェック漏れ、処理漏れがないよ う、定期的に確認。(部門別未回答 リスト、未判断リスト、現況リスト等 を作るとベスト) 最初は小さく始める やった方が良いことは「良さそ う」に見えるが負荷も増える。は じめは「MUST」だけに絞って動 かそう。 こまめに見直す 経過（法的状況）の変化時に は、監視不要に変わる場合あ り。リスク変化の有無・アクショ ンの要否を見直そう。 証拠を残さない 「侵害の認識」を むやみに文書化しない。
36. ２．SDI結果の評価と監視のワークフロー 参考例　新規公報発行のウオッチング　Espacenet 任意のRSSリーダーに登録 Espacenet　INPADOC family表示から Family dossier の　RSS用URLを取得 ファミリーに対して設定し、 新規公報追加を検出（配信） するもの。 法的状況の変化は配信できない。 　
37. ２．SDI結果の評価と監視のワークフロー 参考例　法的状況変化のウオッチング　(EPO) 任意のRSSリーダーに登録 EP Register (Global Dossier)から 欧州リーガルステータスの　 RSS用URLを取得可 出願に対して設定し、 法的状況変化を検出（配信） するもの。 細かな（さほど重要でない）状況変化も すべて配信される。 　
38. ３．問題特許が権利化されたら？ 　　－無効化・無力化のための情報収集
39. ３．問題特許が権利化されたら？－無効化・無力化のための情報収集 経過監視対象が登録（Grant / Amendment）された際の対応
40. ３．問題特許が権利化されたら？－無効化・無力化のための情報収集 無効化する？しない？　（無効化調査のレベル感） 無効化調査は「やめどき」が難しい。 調査を行う場合、位置づけ情報を関係者間で共有するとよい。 レベル感の例 対応の例 簡易調査でOK 何らかの関連資料を発見し、社内保管できればよい 無効化・無力化 請求項を減縮できるレベルの資料が必要 警告対応 警告への反論・無効主張ができるレベル 事業への影響大 何が何でも無効する
41. ３．問題特許が権利化されたら？－無効化・無力化のための情報収集 無効化・無力化の基本　（外国特許に関連するもの） ・ 特許制度は国ごと。同じパテントファミリーでも、登録される国・拒絶さ れる国に結果が分かれることは珍しくない。 ・ 上記と同じ理由で、先行例（引用例）も国ごとに独立して調査される。 ・ 一方、多くの国で先行例に「世界公知」が採用されている。 結論：特許審査は国ごとに独立しているが、もしも何れかの国で 　　　強力な先行例が挙がった場合、この先行例は他国での無効化に利用できる 　　　可能性がある。出願人が提出した意見書等も参考になる。
42. ３．問題特許が権利化されたら？－無効化・無力化のための情報収集 無効化のための情報収集とパテントファミリー 例 ウオッチング中の出願が アメリカ（US）で登録 対応各国（ファミリー）の ・審査経過情報 　　特に拒絶理由の有無 　　登録の有無 ・審査引例 ・意見書、補正書 ・権利範囲　　を確認。 無効化に利用できる情報が 含まれていないか？を確認
43. ３．問題特許が権利化されたら？－無効化・無力化のための情報収集 無効化のための情報収集とパテントファミリー 審査経過情報は入手しやすい国と、 Webサイトでは入手困難な国が存在。 Espacenetのファミリー画面では Global Dossier や EP Register へのリンクを利用する 上記例では韓国での審判（ Appeal）、日本の出願取下の経緯を参考にできそう。
44. ３．問題特許が権利化されたら？－無効化・無力化のための情報収集 情報収集対象の例 Family ID XXXXXX ファミリー一覧＋各国経過情報 JP経過情報 JP主要経過書類　（例：拒絶理由通知書、意見書、補正書） 　　　└───── JP引用公報 各公報（PDFファイル） 　　 US経過情報 US主要経過書類　（例： Office Action, Search Report ･･･） 　　　└───── US引用公報 各公報（PDFファイル） 　　 EP経過情報 ・・・ 　　 CN経過情報 ・・・ 　　 KR経過情報 ・・・ 　　・・・・・
45. ３．問題特許が権利化されたら？－無効化・無力化のための情報収集 重要な経過書類を仕分ける小技 無効化の検討という観点において 経過書類には重要なものと さほどでもないものがある。 また、全経過書類を入手すると 膨大な量になるケースもある。 重要な経過書類は ある程度決まっているので、 書類入手時、画面上でハイライト等を 付与することにより、重要な書類のみ を効率良く入手可能。 【ハイライトワードの例】 claim claims search searching amend amended amendment reject rejection allow allowance interview disclaim disclaimer action declaration communication opinion reference IDS など
46. ３．問題特許が権利化されたら？－無効化・無力化のための情報収集 各国引用公報を効率良く整理・入手する小技　(CCD) CCD (Common Citation Document) ( http://ccd.fiveipoffices.org/ ) ※Espacenetのファミリ－表示にもリンク設置されている INPADOCファミリー情報と各国引用公報のリスト出力可能。（ CSV／Excel） Excel形式ではEspacenetへのリンク付で出力される。 公報番号は Espacenetにリンク
47. Q and A
48. 付録：警告対応の基本的な流れ １ ２ ３ ４ 問題特許は突然問題になるわけではない。予測は可能。 定期的に競合他社の特許権をサーチ　 (ＳＤＩ） 問題特許の経過情報ウオッチング。対応外国出願のウオッチング。 情報提供（刊行物提出）の検討。権利化前の無効化 SDI調査、競合他社の問題特許のサーチ分析 文言侵害あるか？（オールエレメントルール）　均等侵害あるか？ 鑑定書を準備　　　！侵害の認識をむやみに文書に残さないこと 侵害・非侵害の判断 A）権利を有するか　　　　権利者からの警告か？　権利期間内か？ B）相手の特許権の権利範囲の確定 　　出願資料一式（包袋）の分析　　出願当時の技術文献の分析 相手特許を詳しく確認 どこが相手会社か、だれが代理人か　　侵害品を特定しているか 主張内容・根拠をチェック　回答期限はいつか 警告書が来たら「まず分析」
49. 付録：警告対応の基本的な流れ ５ ６ ７ 無効理由はあるか？（先行資料(無効化)調査）　先使用権の主張ができるか（証拠資料収集） ライセンス契約あるか　侵害品は自社製品か。仕入れ先との契約は？ バーター特許権保有しているか？　迂回(回避)技術あるか？ 抗弁事由はあるか アクションをとる 方針を決定
50. 付録：権利行使のワークフロー例 １ ２ ３ 営業担当者からの情報　　顧客・取引先からの情報 競合他社の特許出願状況。 自社技術に近い内容が、複数・継続的に出願されている。(ＳＤＩで察知) 侵害事実の発見 A)権利を有するか 　　特許権、専用実施権、権利期間 B）自社特許の権利範囲の確定 　　出願資料一式（包袋）分析。出願当時の技術文献の分析 　　無効理由の存否（自社特許の有効性確認目的で無効資料調査。訂正の検討） 自社特許に関する調査 侵害品・型番レベルでの特定　侵害品の技術的構成の分析 自社特許のクレーム・図面に対応させて表記する 被害状況の把握 ☆後の訴訟資料となるため必ず文書に残すこと 侵害品の特定・入手・分析
51. 付録：権利行使のワークフロー例 ４ ５ ６ 文言侵害あるか？（オールエレメントルール） 均等侵害あるか？ 鑑定書の準備 侵害・非侵害の判断 投資対効果　と　リスクヘッジを考える アクション／警告書作成 勝算の判断、費用の判断 返り討ちの可能性（相手の保有特許確認）　　 自社と侵害者との関係　　ライセンス料？パートナー？ いつ権利行使するか・・・　など 警告・権利行使すべきか？を判断 自社特許戦略に基づく判断
52. 連絡先 お気軽にご連絡ください info@1smartworks.com